Dommen har falt. Oslo tingrett har avgjort at Pantone 2144C er innarbeidet som varemerke og at Mondelez handlet i strid med god forretningsskikk ved å bruke Pantone 2145C på Boble-emballasjen.

Og for en sak! Den har vært grundig omtalt i bransjepresse, men også rikspressen. Kommentarfeltene har kokt. Det har vært pekt nese i utendørsform. Til og med DBA-dronningen Jenni Romaniuk har dukket opp som vitne. Hvis man ikke har diskutert denne saken rundt lunsjbordet på jobb, så har man ikke fulgt med! Men nå har altså dommeren svingt med hammeren og fortalt oss hvor skapet skal stå. Men hva betyr det for oss i bransjen?

Kort oppsummert avgjør retten at Orkla har greid å omdanne en generisk blåfarge til varemerke for sin porøse sjokolade i hele Norge. Det er ingenting ved iboende ved blåfargen som beskriver at noe er tilsatt luft. Grunnen til at mange knytter blåfarge til porøs sjokolade er fordi Orkla har lært oss det. Retten mener Mondelez deretter har brukt en til forveksling lik farge for å bli vurdert i produktsegmentet porøs sjokolade. Dermed bryter de «variasjonsplikten» - et krav om å holde en viss avstand til konkurrenten. Dermed etablerer Oslo tingrett et juridisk grensetilfelle som vil ha praktisk verdi i bransjehverdagen!

I dommen gjør retten vurderinger som det vil være nyttig å kjenne til for markedsførere på mange nivåer. Det gjelder brand managere, designere, rådgivere og mange flere. Så hvis du tar beslutninger eller påvirker prosesser som handler, eller kan handle om, om utvikling og bruk av merkemarkører, og særlig farge, bør du lese dommen. Men det kan være litt vanskelig å lese dommer. Så her kommer noen av mine initielle takeaways fra dommen som kan være nyttige i en hektisk markedsføringshverdag:

Hva kan være et varemerke?

«Alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres» forteller varemerkeloven § 2. Det viktige er tegnets evne til å markere opprinnelse. Tegnet må ha «distinktiv evne» eller «varemerkerettslig særpreg» påpekes det i dommen. Retten påpeker også at et varemerke som mangler særpreg kan slite seg til nødvendig distinktivitet gjennom innarbeidelse. I hverdagen kan man altså stille seg spørsmålet om man tror tegnet man tenker på markerer opprinnelse for folk, og med en veljustert magefølelse komme ganske langt med det. Omsatt til bransjespråk kan vi da snakke om en fungerende merkemarkør.

Hvem og hvor mange må kjenne til et tegn for at det kan være snakk om en rettslig beskyttet merkemarkør?

Utgangspunktet må være at tegnet ikke er registrert. Varemerkeloven § 3, 3. ledd, fastsetter at varemerkerett kan innarbeides «når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn.» Legg merke til ordene «omsetningskrets», «godt kjent» og «noens».

«Omsetningskrets» betyr potensielle sluttbrukere, forhandlere og produsenter. Selger du dagligvarer har du en stor omsetningskrets. Selger du reklametjenester til bedrifter er omsetningskretsen ganske mye mindre. Viktig å få med seg!

«Godt kjent» eller bare «kjent»? Tingretten skriver at det er vanskelig å angi en generell grense her. Domstolen lener seg på rettspraksis fra Høyesterett, som lener seg på EU-domstolen, som har uttalt at det må være «at least a significant proportion». Er tre av ti signifikant? Må det være mer enn halvparten? Vet ikke, men Orkla kunne bevise at syv av ti knyttet Pantone 2144C til Stratos, og det holdt!

«Noens» betyr at det faktisk ikke er viktig at omsetningskretsen vet hvem merket tilhører, så lenge man vet at det tilhører, ja … «noen». Det er interessant!

Produktkategoriens størrelse er også en relevant faktor. Tingretten legger særlig vekt på at produktkategorien porøs sjokolade er veldig snever. Stratos' dominerende rolle i varekategorien og at det ikke er en selvstendig begrensning at konkurrenter må avstå fra å bruke blåfargen spiller også inn. Til sammenligning kan man tenke at det ville vært en selvstendig begrensning for aktører som i hagesegmentet hvis de skulle bli nektet å bruke en gress-grønn farge.

Skal du vurdere om du eller en konkurrent besitter en rettslig beskyttet merkemarkør? Gjør som domstolen og spør om dette: Er det skapt en merkebevissthet i den relevante omsetningskrets som innebærer at merket assosieres med en bestemt leverandør og ikke bare med varens eller tjenestens art mer generelt?

Hvordan skal jeg holde meg innenfor kravene til god forretningsskikk i lys av dommen?

Markedsføringslovens § 25 forbyr «handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.» Det er en generalklausul. Det betyr at den gir rom for skjønn. Det betyr at domstolene får rom til å anvende retten slik at den holder følge med samfunnsutviklingen og andre relevante forhold. Jeg tolker det slik at tingretten legger vekt på både forbruker- og forretningshensyn.

Jeg tror resultatet i dommen kom overraskende på mange. Min opplevelse var at de fleste trodde at det skulle gå andre veien fordi det er vanskelig å «eie» en farge. Samtidig er mitt inntrykk at dommen harmonerer med hva flertallet i bransjen mener er rett. Distinctive Brand Asset-modellen er en av de rådende teoriene i moderne markedsføring. Denne dommen gjør satsning på slike til en mindre risikabel strategi sammenlignet med situasjonen hvis utfallet ble det motsatte. En effekt av dommen kan være forsterket motivasjon til å bygge merkevarer med egne, distinkte merkemarkører fremfor å degenerere andres varemerker. Den gjør det skumlere å «låne» fra konkurrenter. Slik sett kan dommen tenkes på som et bidrag til å bygge en sunn og sterk merkevarekultur som er bra for «AS Norge».

Tingretten legger stor vekt på at emballasjefarge er et «sentralt navigasjonselement for forbrukere» og mener at det er nettopp dette Mondelez har ment å utnytte. Ved bruk av Pantone 2145 C brytes «variasjonsplikten», plikten til å holde en viss avstand fra konkurrenter.

Hva bør jeg vite om variasjonsplikten?

Jo, du bør vite at retten henviser til Høyesterettsdom, RT 1997 s.1315 Norsk Iskrem, der det presiseres at variasjonsplikten omhandler mer enn farge. Det gjelder «betegnelse, emballasje eller annet som konkurrenten benytter». Så her kan vi tenke på hele merkemarkørpaletten, ikke kun farge.

Du bør også notere deg at variasjonsplikten rammer bredere enn kun rene kopieringstilfeller, at den blir strengere jo færre tilbydere som finnes i markedet, hvis konkurrenten har sterkt innarbeidede merkemarkører eller hvis disse markørene er veldig særpregede.

Dette er gode nyheter for de som heier på variasjon og unike merkemarkører. Jo mer særpreg du klarer å fylle merkemarkøren med, jo sterkere vern får du! Kanskje man kan tenke et øyeblikk på den trinne maskoten Michelin Man eller Drit Forbanna som blander matprodukter med banneord. Særpreg i praksis.

Men er det ikke dumt at noen kan «sperre» en farge for bruk?

Da snakker vi om «friholdelsebehovet.» Aktører kan ha legitim rett til å benytte seg av visse tegn. Mitt inntrykk er at designere har vært mer opptatt av friholdelsesbehovet enn andre jeg har snakket med. De er ekstra strenge når det gjelder muligheten for å eie farger. Jeg tror et nyttig knep fremover vil være å tenke på et litt annet nivå enn som sluttbruker. Det kan være krevende. Man må klare å skille det iboende fra det innlærte. Som at blått ikke har en naturlig og iboende kobling til porøs sjokolade. Akkurat som at rosa og lettmelk ikke har det (selv om denne fargen nå er degenerert til generell markør). Eller motsatt. Vann og blått har en naturlig kobling. Hvitt og luft. Eller hvitt og snø. Og så videre.

Noe jeg bør være ekstra varsom med hvis jeg driver med cobranding?

Svaret er ja! Mondelez har gjort mange spennende cobranding-sjokoladevarianter. Kvikk Lunsj Melkesjokolade er en stor favoritt. Retten påpeker at disse prosjektene har lært opp forbrukere til at Freia ofte gjør slike samarbeid, og at omsetningskretsen har gitt et feilaktig inntrykk av at Freia Boble er et slikt samarbeidsprosjekt mellom Melkesjokolade og Stratos. Det stilles altså ekstra strenge krav til varsomhet for de som er på cobranding-kjøret.

Kan jeg hugge disse notatene i stein?

Absolutt ikke. Mondelez har allerede varslet at det blir omkamp. Og da kan alt forandres. Slik er rettssystemet. Fordelen med omkamper er at jo høyere opp i systemet dette avgjøres, jo mer tyngde får avgjørelsen og vurderingene bak. Nå er saken avgjort i Oslo tingrett. Neste trinn er lagmannsretten. Siste instans er Høyesterett. Skulle saken havne der, så tenker jeg man kan finne frem meisel og steintavle.

PS: er du IP-advokat eller lignende med full kontroll på dette? Da inviterer jeg deg til å presisere, dementere eller kanskje til og med validere notatene mine – for denne saken vil etablere viktige grenser i en bransje som ikke kommer til å bry seg mindre om merkemarkører i årene som kommer!