Vi i Bryn Aarflot har med stor interesse fulgt den pågående Bank Norwegian-konflikten som omhandler lovligheten av forbrukerlånbankens kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord hos søkemotortjenester som blant annet Google. Bank Norwegian gikk seirende ut av første runde i domstolene, men saken er anket og skal snart behandles av lagmannsretten.

I påvente av lagmannsrettens behandling av saken har en delvis parallell sak gått for Oslo tingrett, som på et annet rettsgrunnlag (varemerkeloven vs. markedsføringsloven) kommer til motsatt resultat av tingretten i Bank Norwegian-saken. Vi skal i denne artikkelen kommentere den nye dommens vurdering og resultat, og selvfølgelig svare på det alle lurer på: Er det lov å kjøpe konkurrenters navn som søkeord i Google nå?

To måneder etter at Bank Norwegian-dommen falt kom den første avgjørelsen i Kystgjerdet-saken. Næringslivets konkurranseutvalg (NKU) ga en uttalelse (sak 1/2019) som tok tydelig avstand fra tingrettens resultat, og fastholdt at bruk av konkurrenters varemerker som AdWords/Google Ads er i strid med markedsføringsloven § 25. 

I en helt fersk dom fra Oslo tingrett fikk Vindex AS og Norgesgjerde AS fullt medhold i sitt krav mot Kystgjerdet AS, etter at sistnevnte hadde kjøpt «Vindex» og «Norgesgjerde» som søkeord i Google. Tingretten tilkjente Vindex og Norgesgjerde en samlet erstatning på over fire millioner kroner. Dette er den første saken som omhandler kjøp av konkurrenters varemerker i Google Ads som blir behandlet etter varemerkeloven i domstolene.

Det er mye med denne dommen som kunne vært kommentert, men vi vil nøye oss med å kommentere enkelte sider ved den rettslige vurderingen.

For det første legger retten til grunn at Norgesgjerde AS nyter varemerkerettslig vern for ordet «Norgesgjerde» basert på et registrert figurmerke.

Det er nokså overraskende at tingretten mener ordet «Norgesgjerde» er det dominerende elementet i figurmerket, da dette neppe kan medføre riktighet rent varemerkejuridisk. Her innrømmes Norgesgjerde AS tilsynelatende enerett til et beskrivende ordelement uten videre. At man har en kombinert figurmerkeregistrering betyr ikke at merkets bestanddeler nyter vern isolert sett.

Videre finner retten at Vindex AS har oppnådd varemerkebeskyttelse for Vindex gjennom innarbeidelse. Da vi ikke er kjent med hele bevisførselen er det vanskelig å uttale seg for bastant, men i lys av domsgrunnene kan det virke som om terskelen for innarbeidelse er lagt ganske lavt. Det er ført bevis for at Vindex AS har brukt sitt varemerke over lang tid, men det er tilsynelatende ikke fremlagt mer direkte bevis for kjennskap i omsetningskretsen (typisk markedsundersøkelser) som gjerne kreves i slike saker.

Annonsepraksisen på Google ble videre delt inn i to grupper:

Én hvor saksøkerens varemerker (Vindex eller Norgesgjerde) fremgikk i selve annonseteksten, slik at overskriften i annonsen gjerne inneholdt varemerket Vindex eller Norgesgjerde. I disse tilfellene, der Google (ved bruk av såkalt Dynamic Keyword Insertion) automatisk lager en annonsetekst som inneholder det kjøpte søkeordet - altså konkurrentenes varemerke - fant retten at praksisen var i strid med varemerkeloven. Dette synes isolert sett både riktig og lite overraskende – i den grad det er riktig at det forelå varemerkerettslig enerett til de aktuelle ordelementene.

I det andre typetilfellet fremgikk ikke saksøkernes varemerker i selve annonseteksten, og det er disse tilfellene som er av særlig juridisk interesse. Hvorvidt slik annonsering er i strid med norsk lov er uavklart, og i den nevnte Bank Norwegian-saken, har tingretten altså kommet til at det ikke er i strid med markedsføringsloven (varemerkeretten vurderes som nevnt ikke i Bank Norwegian-saken).

Tingretten i denne saken mener imidlertid at det foreligger varemerkeinngrep også når det gjelder annonsene hvor Norgesgjerde og Vindex’ varemerker ikke synes i annonseteksten på Google. Resultatet er noe overraskende da det lenge har vært akademisk enighet om at slik annonsering går klar av varemerkeloven (hvilket nettopp er hvorfor Bank Norwegian-saken vurderes etter markedsføringsloven). Tingretten legger tilsynelatende avgjørende vekt på at søkeordet vil være synlig i søkefeltet (brukeren har jo tross alt nettopp skrevet det inn) og således vil fremgå i samme skjermbilde som annonsen, noe som medfører at fare for forveksling angivelig ikke kan utelukkes.

Her er retten inne i vurderingen av varemerkerettens viktigste funksjon, nemlig opprinnelsesgarantifunksjonen. Hvorvidt opprinnelsesgarantifunksjonen er krenket skal ifølge EU-domstolens praksis vurderes ut fra hvordan selve annonsen er utformet. Under forutsetning av at selve annonseteksten er tydelig og ikke skaper risiko for forveksling har det stort sett vært lagt til grunn at varemerkeloven ikke rammer annonseringen. Slike tilfeller, der søkeordet ikke fremgår av annonsen, har derfor vært vurdert etter andre rettsgrunnlag (f.eks. markedsføringsloven som i Bank Norwegian-saken).

Det er derfor overraskende at retten tilsynelatende nokså prinsipielt legger til grunn at varemerkeloven rammer forholdet fordi søkeordet (selvfølgelig) fremgår av selve søkefeltet hvor brukeren selv har skrevet det inn. Man kunne nok ønske seg en mer helhetlig vurdering av annonsens konkrete utforming, slik EU-domstolen gir henvisning på.

Ved kjøp av konkurrenters varemerker som søkeord er det, særlig med henvisning til den nye tingrettsdommen, en viss fare for at man handler i strid med varemerkeretten. Vi venter som nevnt på avklaring av hvorvidt dette i seg selv også kan være i strid med markedsføringsloven, ref. Bank Norwegian-saken.

Foreligger det andre, skjerpende forhold, som for eksempel tidligere samarbeid eller andre klanderverdige forhold vil dette, sammen med kjøp av konkurrenters kjennetegn som søkeord, fort uansett utgjøre brudd på markedsføringsloven.

Man bør derfor unngå å kjøpe konkurrenters varemerker som søkeord… Enn så lenge... Dersom domstolene til slutt finner at praksisen er i strid med markedsføringsloven eller varemerkeretten vil mellomliggende bruk kunne utgjøre grunnlag for erstatningskrav.

Men husk: Man må ha et kjennetegn som innehar tilstrekkelig grad av særpreg eller innarbeidelse i markedet for å kunne hevde at kjøp av kjennetegnet som betalt søkeord innebærer en urimelig utnyttelse av ens innsats og resultater. Det er liten tvil om at beskrivende og ikke-innarbeidede navn som for eksempel «rørleggervakt», eller «norske gjerder» kan kjøpes av hvem som helst som betalte søkeord.